Úvod
V únoru letošního roku byla veřejnost prostřednictvím zprávy na webových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví (dále Úřad) informována, že v souvislosti s rozsudkem Nejvyššího správního soudu (dále též „NSS“) ze dne 27. 11.2023, čj. 2 As 192/2022-31 dochází ke změně praxe Úřadu, pokud jde o řízení o částečném výmazu užitného vzoru z rejstříku.
Dle dosavadní praxe Úřadu byl postup při výmazu užitného vzoru dle § 17 odst. 3 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů[1] (dále „zákon o užitných vzorech“) obdobný postupu při částečném zrušení patentu dle § 23 odst. 2 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů (dále „patentový zákon“), podle něhož se částečné zrušení patentu provádí změnou jeho nároků, popisu nebo výkresů. Taková praxe u částečného výmazu užitného vzoru – na základě výše uvedeného rozsudku Nejvyššího správního soudu – již není možná.
Co s sebou praxe Úřadu nastavená dle posledních rozhodnutí NSS nově přináší?
NSS v uvedeném rozsudku mimo jiné poukázal na to, že rozdílů mezi vynálezem a užitným vzorem je relativně mnoho a tyto rozdíly se týkají nejen stupně úrovně příslušného technického řešení, podmínek, rozsahu a doby trvání ochrany, ale i rozdílnosti v samotném řízení před Úřadem․ Důsledkem těchto rozdílností je i skutečnost, že úprava nároků na ochranu ve výmazovém řízení není přípustná. Užitný vzor lze částečně vymazat pouze odebráním (seškrtáním) jednotlivých nároků při současném zachování jednotnosti technického řešení, pokud jsou zároveň splněny podmínky k ochraně dle § 1 zákona o užitných vzorech, tedy včetně jeho průmyslové využitelnosti (technické realizovatelnosti řešení).
Nyní lze tedy částečný výmaz užitného vzoru provést pouze pouhým seškrtáním (odebráním) nároků na ochranu (při současném zachování jednotnosti technického řešení!), nikoli změnou nároků. Je přitom nerozhodné, zda by ke změně nároků přistoupil Úřad nebo majitel užitného vzoru, změna nároků není přípustná ani v jednom případě.
Vzhledem k restriktivnímu výkladu ustanovení § 17 odst. 3 zákona o užitných vzorech musí, dle soudní judikatury, formulace, resp. stylizace znění jednotlivých nároků na ochranu užitného vzoru zůstat zachována, aby byl vyloučen případný zásah do podstaty technického řešení. Pokud Úřad dospěje k závěru, že nelze provést částečný výmaz odebráním jednotlivých nároků, přistoupí k výmazu celého užitného vzoru. Tedy, pokud je nezávislý nárok na ochranu shledán za nesplňující podmínku novosti a/nebo překročení rámce pouhé odborné dovednosti a/nebo průmyslové využitelnosti, bude vymazán a rovněž nároky na něm závislé či se na něj odkazující. Jakékoliv přeformulování nároků na ochranu (které je možné v případě částečného zrušení patentu) není ve výmazovém řízení u užitných vzorů možné.
Úpravu zapsaných nároků na ochranu užitného vzoru nemůže jeho majitel řešit ani částečným vzdáním se užitného vzoru.
Vzdání se užitného vzoru je upraveno v § 16 písm. b) zákona o užitných vzorech, podle něhož užitný vzor zanikne, jestliže se ho majitel užitného vzoru vzdá; v tomto případě ochrana zanikne dnem, kdy písemné prohlášení majitele užitného vzoru dojde Úřadu.
Vzdání se práv k užitnému vzoru představuje jednostranné právní jednání s účinky ex nunc.
Zákon o užitných vzorech, stejně jako patentový zákon, částečné vzdání se práv výslovně neupravují ani nevylučují. Částečné vzdání se užitného vzoru je možné pouze v mezích zákona za podmínek nastavených správní praxí recipující příslušnou judikaturu. Jakkoli samotné znění § 16 zákona o užitných vzorech je obdobné ustanovení § 22 patentového zákona, neznamená to, že by možnost, resp. způsob, jakým se lze částečně vzdát užitného vzoru, byly analogické částečnému vzdání se patentu. S ohledem na odlišnou povahu obou institutů průmyslových práv a odlišnou úpravu částečného výmazu užitného vzoru nelze v případě částečného vzdání se užitného vzoru odkazovat na analogické provádění částečného vzdání se patentu, jak vyplývá ze závěrů odkazovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. listopadu 2023 čj. 2 As 192/2022-31.
Stejně jako v případě částečného výmazu užitného vzoru, tak i v případě částečného vzdání se práv k užitnému vzoru musí stylizace znění jednotlivých nároků zůstat zachována, aby byl vyloučen případný zásah do podstaty technického řešení. Částečné vzdání se práv k užitnému vzoru lze proto provést pouze seškrtáním jednotlivých nároků, nikoliv jejich změnou, neboť, jak NSS podotkl, změna stylizace či formulace nároku vždy potenciálně přináší riziko zásahu do podstaty technického řešení.
Zásada koncentrace řízení
Z hlediska navrhovatele výmazu užitného vzoru (a totéž platí pro navrhovatele výmazu průmyslového vzoru) je zásadní koncentrace řízení o výmazu, zdůrazňovaná v řadě soudních rozhodnutí[2].
Řizení o výmazu užitného vzoru je totiž ex lege řízením přísně koncentrovaným, v němž leží břemeno důkazu úplně na navrhovateli výmazu: podle § 18 odst. 2 zákona o užitných vzorech návrh na výmaz užitného vzoru z rejstříku musí být věcně odůvodněn a současně musí být předloženy důkazní prostředky, o které se návrh opírá. Změna důvodu výmazu, změna důkazních prostředků či jejich doplňování po podání návrhu není přípustné. Skutečnosti, argumenty a důkazy na podporu důvodů pro výmaz tedy musí být předloženy společně s návrhem. Musí být opatřeny datem zpřístupnění veřejnosti. Zjišťování data zveřejnění Úřadem není v souladu se zásadou koncentrace řízení. V rozsáhlejších písemných dokumentech je třeba vyznačit ty pasáže, které navrhovatel považuje za relevantní.
S ohledem na koncentraci řízení Úřad nevyzývá k doplnění neúplných důkazů. Pokud některá z náležitostí předloženému důkazu chybí, Úřad takový důkaz nevezme pro vydání rozhodnutí v potaz. Avšak dodatečné dodání překladů cizojazyčných dokumentů, podaných s návrhem na výmaz, neporušuje zásadu koncentrace řízení.
Výmaz zapsaného průmyslového vzoru z rejstříku
Zásada koncentrace řízení platí obdobně pro výmazová řízení průmyslových vzorů. Podle § 29 odst. 1 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o průmyslových vzorech“), návrh na výmaz zapsaného průmyslového vzoru z rejstříku musí být věcně odůvodněn a současně musí být předloženy důkazní prostředky, o které se opírá. Důvody výmazu, včetně označení důkazů, kterých se návrh dovolává, nemohou být dodatečně měněny.
V návrhu na výmaz zapsaného průmyslového vzoru je tedy třeba uvést důvody, pro které má být zapsaný průmyslový vzor jako celek, jeho část, respektive jednotlivé průmyslové vzory zapsané na základě hromadné přihlášky vymazány, s odkazem na příslušná ustanovení zákona o průmyslových vzorech. Skutečnosti, argumenty a důkazy na podporu důvodů, včetně prokázání jejich data zveřejnění musí být vzhledem ke koncentraci řízení předloženy společně s návrhem. Vzhledem k tomu, že rozsah ochrany je dán pouze vyobrazením vzorů, je třeba dbát, aby důkazní prostředky, např. obrázky z internetu s odkazy na webové stránky či katalogy, vykazovaly již při podání návrhu na výmaz znak obsahový i znak zveřejnění tohoto obsahu.
Stejně jako u výmazového řízení užitných vzorů, Úřad nevyzývá k doplnění chybějících údajů či důkazů zmíněných v návrhu na výmaz průmyslového vzoru. Pokud některá z náležitostí předloženému důkazu chybí, Úřad nevezme předložený důkaz pro vydání rozhodnutí v potaz.
Závěrem
Dne 22. května 2024 byla na webu Úřadu v záložce / Informační zdroje / Praktická pomůcka pro řízení před Úřadem / zveřejněna aktuálně upravená „Část G1 – Sporná řízení ve věci technických řešení“[3] (s úplným názvem „Část G 1 - SPORNÁ ŘÍZENÍ ve věci patentů, dodatkových ochranných osvědčení, užitných vzorů a průmyslových vzorů“), kde jsou výše nastíněné postupy zveřejněny.
Jedním z předpisů Úřadu, které jsou obecně aktualizovány v souvislosti s legislativními změnami a technickým pokrokem ve zpracování přihlášek, je Instrukce předsedy ÚPV, kterou se, mimo jiné, stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu a přihlášky užitného vzoru. Body 6 až 16 Instrukce se věnují patentovým nárokům, závislým a nezávislým nárokům, jejich stavbě a kategoriím vynálezů. Kapitola Přihláška užitného vzoru, body 59 až 62 Instrukce, se v bodě 59 odkazuje na přiměřené použití pravidel platných pro přihlášku vynálezu i pro přihlášku užitného vzoru, s následně vyjmenovanými odlišnostmi.
V souvislosti s uvedeným rozsudkem Úřad Instrukci (v posledním znění, platném od 21. června 2022) aktualizoval. V novém bodě 62 Instrukce Úřad doplnil další odlišnost pro užitné vzory od požadavku na přihlášky vynálezů textem: „Více nezávislých nároků na ochranu ve stejné kategorii je možno uvádět v počtu přiměřeném povaze technického řešení a za předpokladu splnění podmínky jeho jednotnosti.“
Aktualizovaná Instrukce předsedy Úřadu[4] byla zveřejněna v kapitole Jiná oznámení Věstníku Úřadu č. 19 (dne 7. května 2024) a rovněž na webových stránkách Úřadu v kapitole Právní předpisy - Národní - Související právní předpisy.
K obsahu popisné části přihlášky užitného vzoru je možné doplnit ještě jeden komentář, vyplývající ze soudních rozhodnutí:
Postup Úřadu dle zákona o užitných vzorech lze rozdělit do několika řízení, která jsou navzájem uzavřená; neexistuje tedy mezi nimi prostupnost. Prvním z nich je řízení o zápisu do rejstříku užitných vzorů (Úřad zkoumá zápisnou způsobilost), přičemž pouze v tomto řízení může přihlašovatel modifikovat náležitosti své přihlášky užitného vzoru. Dalším typem řízení je řízení o výmazu užitného vzoru, které se zahajuje návrhem kohokoliv na výmaz. V tomto řízení má přihlašovatel užitného vzoru určitý prostor pro obranu proti vymazání předmětného vzoru, avšak rozsah jeho argumentů je vymezen jeho vlastní přihláškou užitného vzoru, resp. zapsaným užitným vzorem. Jinými slovy, nemůže uvádět skutečnosti jiné, nové či činit návrhy, týkající se vlastní přihlášky užitného vzoru (viz rozsudek 7 A 105/2002-63)[5]. Pro přihlašovatele užitného vzoru tak vyplývá paradoxně větší práce s přípravou podloh užitného vzoru než u patentů.
Co lze doporučit přihlašovateli přihlášky užitného vzoru?
Věnovat před podáním přihlášky řádnou pozornost popisu technického řešení a doloženým příkladům provedení. V řízení před zápisem do rejstříku má přihlašovatel možnost odstranit nejasnosti, upravovat nároky - ovšem jedinou možností je čerpat z podloh, tedy znaků z přihlášky, jak byla podána.
Důraz na stavbu nezávislých a závislých nároků na ochranu vyplývá z výše uvedeného.
Co lze doporučit navrhovateli výmazu?
Spolu s podáním návrhu na výmaz se ujistit, že jsou připojeny všechny v návrhu zmiňované důkazy a všechny jsou opatřeny datem zveřejnění, resp. zpřístupnění veřejnosti. Při zjištění zásadního pochybení se pak jeví jako výhodnější/ rychlejší možnost dalšího postupu podat nový, úplný návrh.
Poznámka autorky:
Za sebe, s mnohaletou zkušeností v oblasti ochrany technických řešení v patentovém odboru Úřadu, musím přiznat, že závěry zmiňovaných rozsudků se nám nepřijímaly snadno a vnesly do „našich“ řízení řadu otázek. V současné době tedy provádíme výmazová řízení, jak je stručně popsáno výše.
Článek byl publikován v časopise Duševní vlastnictví č. 3/2024, jehož elektronická podoba je dostupná zde.
[1] Ustanovení § 17 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech stanoví k výmazu užitného vzoru: Odst. (1) Na návrh kohokoliv Úřad provede výmaz užitného vzoru z rejstříku a) není-li technické řešení způsobilé k ochraně podle § 1 a 3, b) je-li předmět užitného vzoru již chráněn patentem s účinky na území České republiky či užitným vzorem s dřívějším právem přednosti, c) jestliže předmět užitného vzoru jde nad rámec původního podání přihlášky užitného vzoru. Odst. (2) Výmaz užitného vzoru z rejstříku má účinky, jako by užitný vzor nebyl do rejstříku zapsán. Odst. (3) Týkají-li se důvody výmazu jen části užitného vzoru, užitný vzor se vymaže částečně.
[2] Např. viz rozsudek MSP čj. 18 A 4/2023-121, body 61-64, 96-100. Dostupný i z databáze správních a soudních rozhodnutí ÚPV.
[3] Praktická pomůcka pro řízení před Úřadem. Dostupná z https://upv.gov.cz/informacni-zdroje/prakticka-pomucka-pro-rizeni-pred-uradem. Část GI – Sporná řízení (ve věci technických řešení). Zveřejněno květen 2024.
[4] Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, kterou se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení, přihlášky užitného vzoru a překladu evropské patentové přihlášky a evropského patentu s účinky pro Českou republiku. Zveřejněno květen 2024. Dostupné z: https://upv.gov.cz/informacni-zdroje/pravni-predpisy/narodni
[5] Rozsudek NSS ze dne 1. 12. 2005, čj. 7 A 105/2002. Viz také rozsudek NSS ze dne 26. 2. 2015, čj. 10 As 112/2014-53, bod 27. Dostupné i z databáze správních a soudních rozhodnutí ÚPV.
Diskuze k článku ()