Novela zákona o ochranných známkách v České republice a na Slovensku – čeho se mají bát vlastníci ochranných známek od 1. 1. 2019?

Za jednu z nejvýznamnějších považujeme, že Úřad průmyslového vlastnictví v České republice a na Slovensku přestane z úřední povinnosti zamítat nové přihlášky ochranných známek, které jsou shodné se staršími zapsanými ochrannými známkami. Může tak nastat situace, kdy bez vědomí vlastníka příslušný úřad zapíše identickou ochrannou známku. Jak lze této nepříjemné situaci předejít, vysvětlujeme níže.

Stávající situace

V současné době Úřad průmyslového vlastnictví v České republice i na Slovensku funguje tak, že pokud obdrží novou přihlášku ochranné známky, která je shodná se staršími ochrannými známkami zapsanými pro shodné výrobky a služby („konfliktní označení“), potom takovou přihlášku zamítne. Úřady se tímto konfliktem zabývají automaticky. Aniž by vlastník starší ochranné známky věděl, že je shodné označení přihlašováno, je tato přihláška konfliktního označení úřady zamítnuta a nová ochranná známka není zapsána. Tento postup vyplývá z § 6 stále ještě účinného zákona o ochranných známkách.

Situace po Novele

V obou státech bude výše uvedený § 6 Novelou zrušen. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 se důvod zamítnutí přesouvá mezi tzv. relativní námitkové důvody do ustanovení § 7 odst. 1 písm. a), a úřady tak od ledna 2019 již nebudou konfliktní označení z úřední povinnosti zamítat.

Prakticky to znamená, že nové přihlášky konfliktních označení budou úřady automaticky zveřejňovat v rejstřících ochranných známek, a pokud proti nim nebudou ve lhůtě 3 měsíců podány vlastníky starších shodných ochranných známek námitky, budou tato konfliktní označení platně zapsána. To se bude týkat nejen přihlášek podaných až po účinnosti Novely, ale též přihlášek podaných ještě před její účinností, které dosud nebyly zveřejněny.

Dle důvodové zprávy byl zrušením tohoto ustanovení odstraněn nesoulad v postavení vlastníků ochranných známek v řízeních před Úřadem pro průmyslové vlastnictví a Úřadem Evropské Unie pro duševní vlastnictví.

Řešení pro vlastníky

Tato změna pro vlastníky ochranných známek znamená, že úřad již nebude z úřední povinnosti hlídat přihlášky konfliktních označení a tyto zamítat. Naopak to budou vlastníci zapsaných ochranných známek, kteří by si měli sami aktivně hlídat nové přihlášky ochranných známek a v případě přihlášky konfliktního označení podat námitky do 3 měsíců od jejich zveřejnění.

V opačném případě budou konfliktní označení zapsány jako ochranné známky, což může být pro starší vlastníky velmi nepříjemná, byť stále řešitelná situace. Již zapsané ochranné známky je samozřejmě možné zneplatnit nebo zrušit, ale jedná se o finančně a časově náročnější proces.

Jedná se o automatizovaný, zpravidla měsíční monitoring, na základě kterého dokážeme zavčas identifikovat nejen konfliktní označení, ale také přihlášky, které mohou být podobné starším ochranným známkám. O těchto přihláškách v pravidelných intervalech informujeme klienty a následně typicky zahajujeme námitkové řízení nebo iniciujeme jednání s přihlašovatelem za účelem zpětvzetí přihlášky konfliktního označení.

Další změny dle Novely

Novela přináší mnoho dalších důležitých změn, jako jsou nové druhy ochranných známek (například zvuková, pohybová), zavedení průkazu řádného užívání namítané ochranné známky starší pěti let v řízení o námitkách, zrušení námitkového důvodu v případě podání přihlášky k ochranné známce ve zlé víře, možnost zápisu certifikační kolektivní známky, úpravu procesu registrace ochranných známek, možnost zákazu užití ochranné známky v obchodní firmě (názvu) třetího a další.