Jak bezpečně vyzkoušet novou technologii? S využitím opční smlouvy

Ke komercializaci výsledků výzkumu často dochází pomocí licenční smlouvy, převodem výsledků výzkumu do vlastnictví třetích osob nebo založením nových obchodních společností. Zvláště v případě, že oba partneři mezi sebou zatím nemají zcela vybudovanou vzájemnou důvěru, může být vhodné využít uzavření opční smlouvy. To je velmi dobrým krokem také v případě, že nabyvatel výsledků si chce jejich využití nejprve zkušebně ověřit.

Kdy uzavřít opční smlouvu?

Ještě před případným uzavřením licenční smlouvy, kdy je jednání mezi partnery na začátku, je důležité zjistit podstatu a efektivitu technického řešení, aniž by se smluvní strany musely obávat rizika vyzrazení nebo zneužití informací, které budou v rámci spolupráce předávány. Opční smlouva občas bývá součástí vyjednávání o licenčním oprávnění. Najde využití zejména v případech, kdy se chce potenciální nabyvatel licence více dozvědět o předmětu duševního vlastnictví a vyzkoušet si jej než přistoupí k podepsání licenční smlouvy.

Pro nositele majetkových práv však takový krok znamená pozdržení uvedení technického řešení do provozu, a současně i pozdržení platby za jeho využití. Opční smlouva je tedy obvykle úplatnou smlouvou, která zajišťuje zájemci o využití technického řešení možnost jeho důkladného vyzkoušení, čímž se zároveň chrání před zakoupením nedostačujícího nebo nekvalitního řešení. Smlouva zároveň často upravuje za jakých podmínek bude technické řešení licencováno, pokud s ním bude zájemce na základě vyzkoušení v opční lhůtě spokojen. Součástí opční smlouvy jsou vždy i ujednání o důvěrnosti předávaných informací, know-how a veškerých specificích technického řešení.

Může se jednat rovněž o případy, kdy výzkumník (obvykle univerzita, výzkumný ústav nebo výzkumný tým) vytváří určitou technologii a dostane se do fáze, kdy potřebuje technologii otestovat ve specifickém prostředí – typicky v prostředí provozu komerčního zájemce. Vybraná obchodní společnost však současně nechce „kupovat zajíce v pytli“, a proto se zdráhá do projektu investovat peníze, dokud nemůže objektivně posoudit šanci na návratnost technologií a jejich užitečnost pro své podnikání. V této fázi vývoje a spolupráce navíc nejsou optované technologie obvykle chráněny právními instituty formální ochrany jako jsou patenty či užitné vzory.

Je zvykem, že součástí opční smlouvy bývá i návrh podmínek navazující licenční smlouvy, zejména co se týče úplaty za licenci, jejího rozsahu a podmínek užívání. Je důležité návrh těchto podmínek nepodcenit a předem je pečlivě s ohledem na budoucí vývoj navrhnout. Později už bývají zásadní změny obtížejší. Rovněž lze doporučit zajištění splnění povinností stanovených v opční smlouvě. Častou formou sankce je smluvní pokuta, která plní funkci tzv. paušalizované náhrady škody.

Co umožňuje opční smlouva?

Obsahem opční smlouvy je zejména možnost volby, jestli o licenci bude či nebude mít zájem. Smlouva tak poskytuje zájemci o transfer příslušné technologie za úplatu časově omezené předkupní právo, avšak zároveň mu umožňuje technické řešení vyzkoušet, a pokud se osvědčí, uzavřít licenční či obdobnou smlouvu. Nositel majetkových práv zájemci dočasně - v takzvané opční lhůtě - umožní přístup k technickému řešení oproti závazku, že pokud nedojde k předpokládané vzájemné spolupráci (např. k uzavření licenční smlouvy), nebude na základě opční smlouvy získané poznatky nijak dále využívat. V poskytnuté opční lhůtě se zájemce musí rozhodnout, zda má o nabytí licence zájem.

Výhodou získanou opční smlouvou pro tvůrce optovaného duševního vlastnictví bývá ověření praktického využití a rovněž úplata za opci, která slouží zejména jako kompenzace za odklad komercializace a riziko, že tvůrce ve vývoji někdo předběhne.

Výhodou uzavření opční smlouvy pro nabyvatele je, že možnost duševní vlastnictví v předstihu vyzkoušet a detailně je prověřit, jej chrání před pořízením nevyhovujících technologií. Pro obě strany pak opční smlouva do transakce přináší větší důvěru, složenou z prověřeného produktu a prověřeného smluvního vztahu. V případě ale, že se nabyvatel rozhodne licenční smlouvu neuzavřít, zůstává úhrada obvykle poskytovateli opce.

V případě, že opční smlouva přinesla pozitivní zjištění pro obě smluvní strany, přichází na řadu uzavření samotné licenční smlouvy, založené na podmínkách sjednaných dříve v opční smlouvě.